No mundo cada vez mais virtualizado, o uso da internet, através de seus infinitos mecanismos, tem sido fundamental aos empreendedores em geral para fomento de suas atividades.

Tal cenário traz à discussão um assunto que já reverbera, há tempos, no judiciário: O registro de marca garante o direito de uso exclusivo do nome de domínio que lhe é correspondente?

Essa pergunta, apesar de conduzir a uma resposta teoricamente fácil, não é assim tão simples.

Isso porque, ao falarmos em domínios e marcas, trazemos como bagagem princípios que regem ambos os institutos.

No Brasil, assim como na maioria das localidades do mundo, os registros de marcas e nomes de domínio são delegados a diferentes órgãos públicos, sem que um exerça ingerência sobre o outro. Ou seja, são independentes e a decisão de um não afeta ao outro. Assim, para responder ao questionamento acima, imprescindível recorrer aos princípios que regem cada um dos institutos em discussão. O registro de marca se faz junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, autarquia federal que possui autonomia na análise e julgamento dos pedidos de marca a ela delegados. 

Já os nomes de domínio com designação final ".br" são de competência do Registro.br, departamento do NIC.br, uma entidade civil de direito privado e sem fins de lucro, que possui um sistema de resolução de conflitos chamado SACI-Adm (https://registro.br/dominio/saci-adm). Esse sistema se propõe a resolver conflitos de maneira administrativa e ágil, sem a necessidade de intervenção judicial. Os procedimentos do SACI-Adm são julgados por especialistas vinculados a instituições credenciadas.

O registro de domínio obedece ao princípio first come first served, independente da existência de conflito com marcas e/ ou nomes empresariais. 

As marcas, por sua vez, apesar de observarem o sistema atributivo (ou seja, quem primeiro requerer o registro terá direito ao uso), comporta algumas exceções importantes dentre os quais: (i) arguição de direito de precedência (a Lei possibilita seja arguido direito de uso anterior de uma expressão, desde que observados os prazos prescritos); (ii) princípio da especialidade (a marca estará protegida para o segmento ao qual foi registrada, excetuando-se aqui as marcas de alto renome, que terão proteção irrestrita); (iii) exclusividade de uso, o que impede a concessão de registro de marcas iguais ou semelhantes, para segmentos idênticos ou afins.

Esclarecidos os pontos acima, a melhor resposta à pergunta “O registro de marca garante o direito de uso exclusivo do nome de domínio que lhe é correspondente?” é DEPENDE do caso concreto. Como vimos acima, o nome de domínio e a marca são analisados distintamente, pelo que a violação de marca não irá pressupor, automaticamente, que o nome de domínio que lhe é foneticamente correlato tenha sido indevidamente concedido pelo REGISTRO.BR.

Há de sere analisada a situação concreta e, necessariamente, deverão estar presentes: (i) a similaridade ou identidade fonética entre as expressões; (ii) a afinidade de segmentos mercadológicos; (iii) e a má-fé, devendo ser comprovado que o titular do domínio em discussão tenha solicitado o registro objetivando prejudicar seu concorrente ou aproveitar-se parasitariamente da marca a qual solicitou o registro como domínio.

E é justamente essa a conclusão a que chegou a colenda 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a discussão envolvendo a marca DECOLAR x DECOLANDO.COM.BR, em que reconheceu que a concessão do domínio www.decolando.com.br violou os direitos da marca pertencente a DECOLAR.COM LTDA., determinando o cancelamento do site bem como a indenização pelos danos morais e materiais causados a DECOLAR.COM.

Na decisão, cuja relatoria é da ilustre Ministra Nancy Andrighi, foi reconhecida a identidade de segmento de atuação, a má-fé da titular do domínio decolando.com.br e a identidade entre as expressões em conflito (DECOLAR x DECOLANDO)

Assim, cada vez mais a jurisprudência pátria caminha para analisar o caso concreto, para identificar a intenção de cada uma das partes ao requerer direitos sobre determinada expressão (seja para marca, seja para domínio) e, identificando condutas típicas de concorrência desleal, aplica-a a duras penas contra quem não observou o dever de lealdade para com seu concorrente.

*Dolly dos Santos Outeiral, advogada do GRUPO MARPA MARCAS E PATENTES.