Associação não pode utilizar a expressão Ford em seu nome
A Associação Brasileira dos ex-Distribuidores Ford (Abedif) não pode utilizar a palavra Ford em seu nome por ser elemento caracterizador dos nomes comerciais e marcas da Ford Motor Company e Ford Motor Company Brasil Ltda. A Terceira Turma do Superior do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria, manteve decisão que reconheceu a exclusividade das duas empresas de utilização da marca.
No caso, as empresas ajuizaram ação ordinária objetivando a proteção legal de seus nomes comerciais e marcas, mediante o reconhecimento do direito à exclusividade do uso da expressão Ford e, por conseguinte, da exigência de alteração da denominação da Abedif. Pediram, ainda, indenização por danos materiais e morais ante os prejuízos advindos da "indevida utilização de elemento caracterizador de seus nomes comerciais e marcas pela associação".
Em primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente, determinando à associação que se abstivesse de usar o termo Ford em sua denominação social, rejeitando, contudo, o pedido de indenização.
Entretanto, na apelação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por maioria, acolheu a orientação de que a associação não "desenvolve quaisquer atos mercantis, o que importa na impossibilidade de concorrência com as autoras", admitindo-lhe manter o nome Ford em sua denominação, visto que "o direito marcário, enquanto atributo de natureza comercial, protege a marca em virtude do aspecto mercantil do bem".
As empresas, então, ajuizaram embargos infringentes (recurso contra decisão não unânime proferida em apelação e ação rescisória), prevalecendo, afinal, decisão pela não-utilização da expressão Ford. " (...) Mesmo não sendo concorrente, o nome está sendo utilizado em prejuízo da Ford. A própria associação, em sua contestação (...), deixa explicitamente indicada a sua irresignação quanto à evolução da Ford no Brasil, indicando pesquisa que encomendou e, ainda, afirmando o total descrédito da marca e nome no mercado nacional, (...) causando evidente prejuízo para a reputação da marca, colocando em risco sua credibilidade", decidiu.
No STJ, a Abedif alegou que, ao ser-lhe vedado o uso de tal expressão em sua denominação social, há ofensa ao princípio da veracidade do nome empresarial. Sustentou, ainda, que, não realizando atos de comércio, não enseja confusão de consumidores, concorrência desleal e tampouco ofensa ao direito das empresas à proteção especial em todos os ramos de atividade mercantil de suas marcas, consideradas de alto renome, ante a notoriedade dos veículos que identificam.
O relator do processo, ministro Castro Filho, seguido pelo ministro Humberto Gomes de Barros, acolheu o recurso por considerar "(...) de nenhuma incidência no caso em apreço o direito mercantil, já que não se trata de litígio envolvendo empresas disputando mercado, mas sim, de um lado, duas empresas com fins comerciais e do outro uma associação civil sem fins lucrativos. (...) A toda evidência, a proteção especial de que cuidam os artigos 125 e 126 retro transcritos não alcança as atividades desenvolvidas pela Abedif, uma vez que esta congrega em seu quadro ex-concessionários Ford, cujos fins estatutários nada têm a ver com objetivos mercantis. Ora, a proteção à marca está intimamente ligada a atos de comércio, assim, não há como se confirmarem os fundamentos do acórdão recorrido quando afirma que haveria alguma possibilidade de confusão por parte do consumidor, uma vez que não há atividade de natureza mercantil por parte da ré".
Os ministros Ari Pargendler e Carlos Alberto Menezes Direito divergiram do relator, não conhecendo do recurso sob a fundamentação de que, "(...) sendo a marca o objeto de uma propriedade, seu titular tem o direito exclusivo ao respectivo uso em qualquer âmbito, sempre que, registrada no Brasil, for considerada de alto renome ou for notoriamente conhecida em seu ramo de atividade. Nada importa o uso que o terceiro, desautorizado, faça dela, seja com objetivos comerciais ou não. Em qualquer caso o uso é proibido. Com maior razão aqui, em que a entidade que incluiu na denominação social a marca Ford tem como objetivo, nos termos do voto do ministro Castro Filho, a defesa dos interesses dos ex-distribuidores Ford em relação à montadora".
Empatada a votação e à vista do impedimento da ministra Nancy Andrighi, determinou-se a convocação de membro da Quarta Turma do STJ, encaminhando os autos do processo ao ministro Jorge Scartezzini, que, ao votar, seguiu o entendimento divergente considerando que é inviável a manutenção do nome social da associação, integrado pelo elemento caracterizador Ford, simultaneamente contido nas denominações, previamente registradas, das empresas.
"Entendo viável que a reputação da marca Ford, pertencente às empresas recorridas, venha a ser maculada pelas atividades associativas da recorrente, sendo inteiramente irrelevante o fato de tais ações encontrarem-se desprovidas de caráter lucrativo", afirmou o ministro Scartezzini.
Cristine Genú
(61) 3319-8592
No caso, as empresas ajuizaram ação ordinária objetivando a proteção legal de seus nomes comerciais e marcas, mediante o reconhecimento do direito à exclusividade do uso da expressão Ford e, por conseguinte, da exigência de alteração da denominação da Abedif. Pediram, ainda, indenização por danos materiais e morais ante os prejuízos advindos da "indevida utilização de elemento caracterizador de seus nomes comerciais e marcas pela associação".
Em primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente, determinando à associação que se abstivesse de usar o termo Ford em sua denominação social, rejeitando, contudo, o pedido de indenização.
Entretanto, na apelação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por maioria, acolheu a orientação de que a associação não "desenvolve quaisquer atos mercantis, o que importa na impossibilidade de concorrência com as autoras", admitindo-lhe manter o nome Ford em sua denominação, visto que "o direito marcário, enquanto atributo de natureza comercial, protege a marca em virtude do aspecto mercantil do bem".
As empresas, então, ajuizaram embargos infringentes (recurso contra decisão não unânime proferida em apelação e ação rescisória), prevalecendo, afinal, decisão pela não-utilização da expressão Ford. " (...) Mesmo não sendo concorrente, o nome está sendo utilizado em prejuízo da Ford. A própria associação, em sua contestação (...), deixa explicitamente indicada a sua irresignação quanto à evolução da Ford no Brasil, indicando pesquisa que encomendou e, ainda, afirmando o total descrédito da marca e nome no mercado nacional, (...) causando evidente prejuízo para a reputação da marca, colocando em risco sua credibilidade", decidiu.
No STJ, a Abedif alegou que, ao ser-lhe vedado o uso de tal expressão em sua denominação social, há ofensa ao princípio da veracidade do nome empresarial. Sustentou, ainda, que, não realizando atos de comércio, não enseja confusão de consumidores, concorrência desleal e tampouco ofensa ao direito das empresas à proteção especial em todos os ramos de atividade mercantil de suas marcas, consideradas de alto renome, ante a notoriedade dos veículos que identificam.
O relator do processo, ministro Castro Filho, seguido pelo ministro Humberto Gomes de Barros, acolheu o recurso por considerar "(...) de nenhuma incidência no caso em apreço o direito mercantil, já que não se trata de litígio envolvendo empresas disputando mercado, mas sim, de um lado, duas empresas com fins comerciais e do outro uma associação civil sem fins lucrativos. (...) A toda evidência, a proteção especial de que cuidam os artigos 125 e 126 retro transcritos não alcança as atividades desenvolvidas pela Abedif, uma vez que esta congrega em seu quadro ex-concessionários Ford, cujos fins estatutários nada têm a ver com objetivos mercantis. Ora, a proteção à marca está intimamente ligada a atos de comércio, assim, não há como se confirmarem os fundamentos do acórdão recorrido quando afirma que haveria alguma possibilidade de confusão por parte do consumidor, uma vez que não há atividade de natureza mercantil por parte da ré".
Os ministros Ari Pargendler e Carlos Alberto Menezes Direito divergiram do relator, não conhecendo do recurso sob a fundamentação de que, "(...) sendo a marca o objeto de uma propriedade, seu titular tem o direito exclusivo ao respectivo uso em qualquer âmbito, sempre que, registrada no Brasil, for considerada de alto renome ou for notoriamente conhecida em seu ramo de atividade. Nada importa o uso que o terceiro, desautorizado, faça dela, seja com objetivos comerciais ou não. Em qualquer caso o uso é proibido. Com maior razão aqui, em que a entidade que incluiu na denominação social a marca Ford tem como objetivo, nos termos do voto do ministro Castro Filho, a defesa dos interesses dos ex-distribuidores Ford em relação à montadora".
Empatada a votação e à vista do impedimento da ministra Nancy Andrighi, determinou-se a convocação de membro da Quarta Turma do STJ, encaminhando os autos do processo ao ministro Jorge Scartezzini, que, ao votar, seguiu o entendimento divergente considerando que é inviável a manutenção do nome social da associação, integrado pelo elemento caracterizador Ford, simultaneamente contido nas denominações, previamente registradas, das empresas.
"Entendo viável que a reputação da marca Ford, pertencente às empresas recorridas, venha a ser maculada pelas atividades associativas da recorrente, sendo inteiramente irrelevante o fato de tais ações encontrarem-se desprovidas de caráter lucrativo", afirmou o ministro Scartezzini.
Cristine Genú
(61) 3319-8592
Processo: RESP 758597
