STJ: Registro na Junta não impede empresa de usar marca concedida pelo INPI

Para relator do caso formas de proteção ao nome empresarial e à marca comercial não se confundem

Fonte: STJ

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O STJ (Superior Tribunal de Justiça) acolheu pedido da empresa ML Produtos Alimentícios Ltda. ME para que ela possa continuar utilizando sua marca Delícias em Pedaços. A abstenção de uso da marca havia sido conseguida na Justiça paulista pela empresa Oficina do Artesão Ltda., dona da marca Amor em Pedaços.


A ação foi ajuizada pela Oficina do Artesão sob o argumento de ser titular de vários registros para sua marca, regularmente expedidos pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Ela acusou a empresa ML de usar, ilicitamente, sinal distintivo praticamente idêntico.


O juízo da 4ª Vara Cível de Jundiaí (SP) reconheceu a prescrição do pedido de reparação de danos e não acolheu o pedido de abstenção do uso da marca, por entender que as expressões utilizadas são distintas, não passíveis de gerar confusão.


No entanto, o TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) reformou parcialmente a sentença e determinou a abstenção do uso da marca Delícias em Pedaços, baseando sua decisão na suposta prática de parasitismo, uma vez que os termos “delícias” e “amor” evocam sensações prazerosas de comer um doce e as duas empresas atuam no mesmo segmento mercadológico.


No STJ, a ML sustentou ser titular de três registros devidamente concedidos e válidos para a marca Delícias em Pedaços, um deles anterior à sentença de improcedência do pedido.


Alegou também que não é possível determinar a abstenção do uso de expressão objeto de registro de marca válido e regular expedido pelo INPI.


Sistema atributivo


Em seu voto, o relator do caso, ministro Luis Felipe Salomão, destacou que as formas de proteção ao nome empresarial e à marca comercial não se confundem. A primeira se circunscreve à unidade federativa de competência da Junta Comercial em que são registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais.


Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo: é adquirida pelo registro validamente expedido pelo INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.


No entendimento do ministro, a alegação da empresa Oficina do Artesão, de ter adotado o nome Amor em Pedaços perante a Junta Comercial de São Paulo em 1981, não é suficiente para impedir – como de fato não impediu – a obtenção do registro da marca Delícias em Pedaços pela empresa ML Produtos Alimentícios junto ao INPI, em 1999.


Eficácia do registro


Luis Felipe Salomão destacou que compete ao INPI avaliar uma marca como notoriamente conhecida e que qualquer ingerência do Judiciário nesse campo significaria invasão do mérito administrativo e ofensa ao princípio da separação dos poderes.


De acordo com Salomão, a decisão do TJSP ultrapassou os limites de sua competência, pois extrapolou a discussão a respeito de eventual concorrência desleal e determinou a abstenção do uso de marca registrada pelo próprio titular.

Palavras-chave: direito da propriedade intelectual direito empresarial lei da propriedade industrial

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