Inexistência de direito ao pipeline para os depositantes do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes que não exerceram a designação para o Brasil

Denis Borges Barbosa, Advogado no Rio de Janeiro (denis@nbb.com.br). Bacharel em Direito (1971) e Dou-tor em Direito Internacional e Integração Econômica pela UERJ, Mestre em Direito pela Columbia University, de Nova York, e Mestre em Direito Empresarial pela UGF. Procurador do Município do Rio de Janeiro, aposentado. Professor nos cursos de pós-graduação em Propriedade Intelectual da PUC/RJ, UERJ, USP, FGV-SP, FGV-RJ, Faculdade Metropoli-tana de Curitiba e Centro de Extensão Universitária (SP). Autor ou co-autor de Direito da Inovação, Lumen Juris, 2006, e de mais 31 livros.

Fonte: Denis Borges Barbosa

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Denis Borges Barbosa ( * )

Da questão

Estudamos neste caso os efeitos, quanto aos benefícios previstos pelo art. 229 e seguintes do Código da Propriedade Industrial em vigor, do não exercício de uma designação para o Brasil no âmbito do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).

A questão se cinge, assim, à existência ou inexistência de direito à patente de reválida (o chamado pipeline) para os pretendentes que, tendo exercido depósito internacional através do PCT, descuraram de entrar na fase nacional brasileira nas imediações da lei 9.279/96. Só após a mudança da lei brasileira, no que admitiu novos objetos de patentes, os titulares que antes haviam deixado de exercer o depósito no Brasil cuidaram de fazê-lo.

O INPI, em um número de casos, entendeu denegar o acesso de tais pretendentes à patente de reválida, exatamente porque não tinham exercido a fase nacional do PCT. Tal questão vem sendo discutida em processos judiciais em curso, e em dois casos específicos, existe decisão terminativa de mérito em sentença da 39ª. VF do TRF da 2ª. Região, a saber:

Daí porque corretamente o INPI fez incidir na espécie o disposto na Resolução 37/92, que considera definitivamente arquivado o pedido retirado em relação ao Brasil quando o depositante deixa de apresentar em língua vernácula o quadro reivindicatório ou o relatório descritivo, bem como o Ato Normativo 126/96, que regulamentou o procedimento de depósito de pipeline, cujo art. 18 prevê: "os pedidos depositados nos termos da Lei 5772/71, cujo processo de outorga já se houver encerrado administrativamente, não poderão ser objeto de novo depósito para a proteção prevista no art. 229, na forma do art. 230 e 231".

Ademais, a legislação não prevê a figura da restauração de pedido retirado, não cabendo ao interprete fazê-lo, especialmente no caso do art. 230 que, conforme já mencionado, é norma excepcional. Observe-se, ainda, que o § 5° do aludido artigo menciona a possibilidade de registro de patente pipeline para quem tivesse pedidos em andamento, o que não é esse o caso da autora, cujo pedido foi retirado.(1)

Dos pronunciamentos anteriores

A matéria é complexa.

Sobre o tema, já se emitiram seis pareceres, dos quais cinco de eminentes especialistas, todos dando pela viabilidade de se conseguir a revalidação mesmo no caso de não exercício da fase nacional do PCT. São eles Douglas Gabriel Domingues, professor da UFP, autor de quatro importantíssimos livros sobre Propriedade Industrial; Lauro Gama Junior e Gustavo Binenbojm, dois dos mais renomados especialistas em Direito Constitucional e Administrativo do País, e citados com freqüência pela magistratura federal; Busso Bartels, especialista da seção de PCT da OMPI; Paulina BenAmi, especialista da repartição de patentes de Israel, e ex-instrutora dos examinadores de patentes do INPI, enviada pela OM-PI para treiná-los.

Todos esses pareceres dão pela possibilidade de patente de revalidação nas condições indicadas.

Fora desses ilustrados pronunciamentos, a doutrina brasileira é escassa. Além deles, nenhum outro autor, exceto este subscritor, discutiu sistematicamente sobre o PCT em doutrina publicada no Brasil. Nenhum autor brasileiro tratou ainda do tema específico do efeito do PCT sobre o pipeline, em qualquer publicação. Tornou-se assim, necessária uma análise minuciosa dos pareceres, e de extenso material complementar internacional.

Assim é que foram compulsadas a jurisprudência administrativa do Escritório Europeu de Patentes, a jurisprudência judicial americana, e parcela considerável do que se escreveu sobre a questão, numa pesquisa de mais de vinte anos de julgados e de doutrina.

Nosso propósito foi o de seguir caminho próprio, por rota não percorrida pelos pareceristas precedentes, de forma a confirmar ou não seu magistério. Para tanto, tivemos que esmiuçar as peculiaridades do PCT e do pipeline, no que têm ambos de extraordinário. A solução oferecida, que teve como propósito não se contrapor em nada ao que, nos demais pareceres, há de pertinente, é a seguinte:

a) O pipeline é uma instituição de efeitos extremamente restritos, que assim deve ser interpretada (http://denisbarbosa.addr.com/pipeline.pdf, p. 57 a 62)

b) Segundo o PCT, a não entrada na fase nacional implica em abandono da pretensão de adquirir patente (o PCT como interpretado pela doutrina e jurisprudência dos outros países);

c) Ao mesmo tempo em que os pretendentes ao PCT deixaram abandonar seus pedidos, muitos depositantes depositaram e mantiveram seus pedidos, mesmo na época em que patentes de remédios não eram concedidas. Assim fizeram, ante a perspectiva real e razoável de que a lei já em discussão no Congresso iria atender sua pretensão.

d) A existência de um caminho hábil para fazer valer o direito futuro (o depósito nacional) aponta que, para aqueles que optaram por lutar ativamente por seus interesses, a lei acabou por oferecer o pipeline. Foge ao princípio da interpretação restritíssima, que se deve à instituição das patentes pipeline, que se trate da mesma forma quem perseguiu ativamente seu interesse e quem abandonou tal afirmação no direito pátrio.

e) Assim, a retroação do prazo e modificação das condições em que em que se apura a novidade não alcança aqueles que - podendo perseguir seu interesse ativa e denodadamente -, descuraram de fazê-lo.

Conforme o caso judicial em discussão, ainda poder-se-íam apontar certas questões igualmente relevantes, quais sejam:

1) já houve o encerramento da instância administrativa quanto o depósito anterior;

2) Não existe a figura da restauração de depósito abandonado no Brasil;

3) a decisão administrativa está coberta pela preclusão;

4) qualquer suposta violação ao direito dos titulares do pedido PCT está extinta pela prescrição.

Como interpretar o art. 230 do CPI/96

Em textos anteriores, suscitamos o que, a nosso ver, resultaria na inconstitucionalidade da patente de reválida em nosso direito (2). De tal texto constam, em substância, as ponderações que agora aplicamos ao caso em estudo, no tocante aos parâmetros de interpretação que devem reger a questão em análise.

Para tanto, cabe analisar, brevemente, quais são os parâmetros de interpretação pertinentes à Propriedade Intelectual, especialmente quanto às patentes, passando pelo caso especialíssimo do pipeline.

A interpretação das normas de propriedade intelectual

Tem-se, no caso em estudo, essencialmente uma questão de interpretação de uma norma de propriedade intelectual, a que institui o chamado pipeline, a teor do art. 230 do CPI/96.

Assim é que cabe suscitar neste passo quais os critérios de interpretação a seguir. São eles, simultaneamente:

1) a interpretação do sistema da Propriedade Intelectual, a partir dos princípios que os regem, no plano constitucional; e

2) a interpretação das regras singelas, em particular a do art. 230 do CPI/96.

A interpretação segundo os princípios

O Art. 5º, XXIX - assim como os demais direitos e interesses estipulados na Constituição Federal de 1988 (3) - determinam o teor da lei ordinária de propriedade intelectual. É nesse arcabouço que se configuram as condições básicas para a concessão de patentes industriais, marcas e outros direitos, incluindo alguns dos requisitos a serem observados no procedimento administrativo pertinente (4).

A inobservância de tais condições e, especialmente, o desatandimento aos princípios, reverte a presunção, que é juris tantum, de constitucionalidade e legalidade dos atos do poder público(5). Para tanto, no caso em questão, deve-se confrontar a norma e o procedimento administrativo com a Constituição, o que resulta na necessidade de interpretação.

O objeto da interpretação constitucional é a determinação dos significados das normas que integram a Constituição formal e material do Estado", que, no caso em questão, assume a forma "de uma operação de controle de constitucionalidade em que se verifica a compatibilidade de uma norma infraconstitucional com a Constituição(6).

Avançando no tema, a "norma interpretada não existe isoladamente, pois faz parte de um sistema de normas integradas, denominado ordenamento jurídico, o intérprete deverá confrontar o resultado obtido com a interpretação lógica com as demais normas do sistema (...)"(7). Temos "um sistema de preceitos coordenados ou subordinados, que convivem harmonicamente. A interpretação sistemática é fruto da idéia de unidade do ordenamento jurídico" (8).

Seguindo tal hermenêutica e a observância aos princípios da supremacia da Constituição(9), da interpretação conforme a Carta Magna(10) e da unidade desta, tal interpretação deve considerar, sempre, a norma suprema em sua integridade.

Tal processo de interpretação parte da Constituição e, principalmente, de seus princípios. Nesse sentido, destaca Barroso:

O ponto de partida do intérprete há que ser sempre os princípios constitucionais, que são o conjunto de normas que espelham a ideologia da Constituição, seus postulados básicos e seus fins. Dito de forma sumária, os princípios constitucionais são as normas eleitas pelo constituinte como fundamentos ou qualificações essenciais da ordem jurídica que institui"(11). (...) "Os princípios constitucionais consubstanciam as premissas básicas de uma dada ordem jurídica, irradiando-se por todo o sistema(12).

No mesmo sentido, dispõe Celso Antonio Bandeira de Mello, que ainda ressalta a gravidade de se violar um princípio:

Princípio é por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico (...)

Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais (...).(13)

Assim, a análise das normas de patentes deve observar todos os princípios constitucionais pertinentes, não podendo qualquer norma infraconstitucional suprimi-los, sob pena de inconstitucionalidade.

A interpretação das regras em si mesmas

O que se visa, em cada caso material, é obter a homoestase dos princípios, segundo sua pertinência ao sistema.

No caso da propriedade intelectual, este equilíbrio surge quando se faz a interpretação das normas segundo os critérios da proteção da liberdade de iniciativa em face da restrição imposta a tal liberdade pela propriedade intelectual; e segundo o critério tradicional da interpretação contida da norma excepcional.

Embora tal colisão de princípios (e todos demais vetores pertinentes à construção constitucional da Propriedade Intelectual) tenha sido exaustivamente feita nos últimos poucos anos (14), não podemos deixar de resumi-la para os nosso fins específicos a este estudo.

A tensão constitucional concorrencial

Incorporado necessariamente nos sistema jurídico de todos os países, os direitos de exclusiva no campo da propriedade intelectual sofrem de uma tensão central. Deixemos Luis Barroso Barroso descrevê-lo(15):

30. Nos termos da Constituição Federal de 1988, a ordem econômica brasileira tem como fundamentos a livre iniciativa (também um fundamento do Estado de forma geral) (16) e a livre concorrência. A mesma Constituição determinou ao Poder Público a repressão do abuso do poder econômico, particularmente quando visasse à eliminação da concorrência. Confiram-se os dispositivos constitucionais pertinentes:

"Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)

IV - livre concorrência; (...)

Art. 173. (...)

§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros;"

31. O monopólio, por inferência lógica direta, é a negação da livre concorrência e da livre iniciativa. Em um regime monopolístico (legal ou não), apenas uma pessoa pode ou está autorizada a desenvolver determinada atividade. De um lado, outros interessados em explorar aquela empresa estão impedidos de fazê-lo; sua iniciativa, portanto, sofre restrição nesse particular. De outro, todos os consumidores (lato sensu) daquele bem estarão à mercê do único fornecedor existente; todos os benefícios da livre concorrência - competição e disputa pelo mercado, gerando contenção de preços e aprimoramento da qualidade - ficam prejudicados em um regime monopolista.

32. Desse modo, a aplicação direta e exclusiva dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência baniria da ordem econômica brasileira qualquer forma de monopólio. O raciocínio é correto quando se trabalha apenas com as premissas apontadas. Entretanto, o sistema não é assim tão simples.

33. Em atenção a outros interesses e valores que considerou relevantes, a mesma Constituição de 1988 conferiu ao Estado atuação monopolística em determinados setores da economia(17). Trata-se naturalmente de uma exceção radical ao regime da livre iniciativa, e por isso mesmo a doutrina entende que apenas o poder constituinte pode criar monopólios estatais, não sendo possível instituir novos monopólios por ato infraconstitucional.(18) A lógica no caso do privilégio patentário é a mesma. Em atenção a outros interesses considerados importantes, a Constituição previu a patente, uma espécie de monopólio temporário, como um direito a ser outorgado aos autores de inventos industriais (CF, art. 5º, XXIX). (19)

34. É pacífico na doutrina nacional e estrangeira que a patente, isto é, o privilégio de exploração monopolística que ela atribui, consiste em um instrumento destinado a equilibrar interesses. (20) Se, após divulgada uma invenção, qualquer pessoa pudesse apropriar-se da idéia e explorar por si mesma suas utilidades industriais ou comerciais, pouco estímulo haveria tanto para a invenção como para a divulgação dos inventos e, provavelmente, a sociedade seria privada de bens capazes de promover o desenvolvimento e elevar a qualidade de vida das pessoas. Modernamente, o período de exploração da patente é, acima de tudo, o mecanismo pelo qual as empresas que se dedicam à invenção podem recompor os investimentos feitos em cada projeto.

35. Por outro lado, conferir monopólio a um agente privado, ainda que por tempo determinado, sempre restringirá a livre iniciativa dos demais indivíduos. Alguém que tenha desenvolvido a mesma idéia de forma totalmente autônoma não poderá usufruir os benefícios dela enquanto perdurar a patente. A patente cria também uma área de não-concorrência dentro da economia, sujeitando a sociedade ao risco de abusos que, a experiência tem demonstrado, costumam acompanhar o regime de monopólios.

Essa visão do constitucionalismo brasileiro é constante em nossa história.

É a isso que se referia Ruy, em dicção veemente sobre a Constituição de 1891:

No Art. 72, § 23, da Constituição nacional, que o Art. 136, § 19, da Constituição Estadoal, adopta e desenvolve, se affiança a liberdade ao exercício de todas as industrias e profissões compatíveis com a moral, a saude publica e a segurança commum. Como é, pois, que na repulsa de um privilegio, ou monopolio se poderiam alliar, sensatamente, essas duas provisões constitucionaes, tão substancialmente alheias uma a outra, tão essencialmente separadas uma da outra pelos seus objectos? -Não ha só diversidade, senão até antagonismo, e essencial, entre as duas, uma das quaes é a declaração de uma liberdade, a outra a garantia de uma propriedade exclusiva.

E nossa Corte Suprema assim entende no direito corrente:

1. O conceito de monopólio pressupõe apenas um agente apto a desenvolver as atividades econômicas a ele correspondentes. Não se presta a explicitar características da propriedade, que é sempre exclusiva, sendo redundantes e desprovidas de significado as expressões "monopólio da propriedade" ou "monopólio do bem".

2. Os monopólios legais dividem-se em duas espécies.

(I) os que visam a impelir o agente econômico ao investimento --- a propriedade industrial, monopólio privado; e

(II) os que instrumentam a atuação do Estado na economia.

(STF; ADI 3.366-2; DF; Tribunal Pleno; Rel. Min. Eros Grau; Julg. 16/03/2005; DJU 16/03/2007; Pág. 18)

O que resulta dessa tensão relativa à propriedade intelectual

Diogo de Figueiredo(21), ao pronunciar-se sobre o tema, avalia que:

"os princípios que definem liberdades preferem aos que as condicionam ou restringem; e os que atribuem poderes ao Estado, cedem aos que reservam poderes aos indivíduos, e os que reforçam a ordem espontânea têm preferência sobre os que a excepcionam" (grifos da transcrição).

A liberdade, obviamente, é de iniciativa e de informação, coarctadas pelos privilégios e direitos de exclusiva. A ordem espontânea é o do fluxo livre das idéias e das criações, e da disseminação da tecnologia. O ato do Estado que cumpre estabelecer peias é o da concessão do direito excepcional da propriedade intelectual.

E, como ensina Carlos Maximiliano(22),

"O Código Civil [de 1916] explicitamente consolidou o preceito clássico - Exceptiones sunt strictissimae interpretationis ("interpretam-se as exceções estritissimamente") - no art. 6º da antiga Introdução, assim concebido: 'A lei que abre exceção a regras gerais, ou restringe direitos, só abrange os casos que especifica'", dispositivo hoje consagrado no art. 2º, § 2º, da vigente Lei de Introdução ao Código Civil [de 1916].

Continua o pensamento afirmando que igual orientação deve ser adotada para aquelas normas que visem à concessão de um privilégio a determinadas pessoas, pois:

"o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público".(23)

Parece, na verdade, unânime e pacífico entendimento de que "as exceções e privilégios devem ser interpretados com critério restritivo."(24)

Mais uma vez, cabe aqui citar Luis Roberto Barroso, numa seção do parecer antes citado, sob o título "O privilégio patentário deve ser interpretado estritamente, pois restringe a livre iniciativa e a concorrência":

38. Nesse contexto, não há dúvida de que o monopólio concedido ao titular da patente é um privilégio atribuído pela ordem jurídica, que excepciona os princípios fundamentais da ordem econômica previstos pela Constituição. Desse modo, sua interpretação deve ser estrita, não extensiva(25). Repita-se: o regime monopolístico que caracteriza o privilégio patentário justifica-se por um conjunto de razões, que serão apreciadas a seguir, mas, em qualquer caso, configura um regime excepcional e, portanto, só admite interpretação estrita (26).

A interpretação específica do pipeline

Complementa-se apenas observando que, de todas as normas relativas a patentes, a do art. 230 será indubitavelmente a mais excepcional, a mais restritiva, a mais infundada e a mais assistemática. A interpretação adequada de tal norma será mais do que restrita, colante, constritiva. Ávara (27).

Levando em conta os critérios recém-enunciados, o pipeline deve ser lido de acordo com os princípios constitucionais que regem a Propriedade Intelectual e o subsistema de patentes, e da forma mais restrita compatível com o Direito.

Disto resulta que tais normas devam ser lidas considerando o ordenamento como um todo, sistemicamente, concedendo-se ao interprete o mínimo distanciamento possível em face do sistema brasileiro de Propriedade Intelectual. Se for possível ultrapassar a conclusão de que o dispositivo é irremissivelmente inconstitucional, o efeito que se lhe puder emprestar deve adequar-se aos parâmetros da patente normal.

Já o disse o TRF da 2ª. Região, tratando exatamente do pipeline:

5. A previsão constante no artigo 230, da Lei nº 9.279/96, permitindo a concessão de patente conhecida como pipeline, deve ser considerada especial forma de proteção patentária e, exatamente por força de determinadas circunstâncias, foi condicionada a critérios e regras específicas. Os bens e processos mencionados no dispositivo não eram patenteáveis de acordo com a sistemática anterior ao advento da recente Lei de Propriedade Industrial, daí a disciplina específica dada à matéria na nova legislação. Como ressaltou a autoridade impetrada às fls. 100/101, "a proteção patentária usualmente denominada pipeline é uma proteção, por assim dizer, extravagante, condicionada a critérios e regras de processamento próprios, visando a proteger matéria que, pelos requisitos usuais de proteção, como, e.g., a novidade, não mais seria passível de patenteamento, e criando requisitos próprios, como, igualmente a título exemplificativo, a não comercialização anterior ou a inexistência de preparativos anteriores para exploração no País." (?)

9. A interpretação das regras aplicáveis à matéria deve necessariamente estar em consonância com os princípios e valores tutelados pela Lei nº 9.279/96 e, assim, ainda que o prazo de validade da patente no exterior ultrapasse o estatuído no artigo 40 c.c. artigo 230, § 1º, deve prevalecer a regra limitadora.

Da aceitação judicial da tese da inconstitucionalidade

Cabe aqui lembrar que, ainda não sendo o objeto deste estudo a inconstitucionalidade do pipeline, a tese tem sido aflorada e adotada cada vez com mais veêmencia nos tribunais (28):

"DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRORROGAÇÃO DE PATENTE CONCEDIDA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 5.772-71. INAPLICABILIDADE DO ACORDO SOBRE ASPECTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO (ADPIC), CONHECIDO NA VERSÃO ANGLÓFONA TRIPS. I - Não tem o Poder Legislativo competência para editar leis que atribuam patentes para o que já se encontra no estado da técnica e no domínio público como res communis omnium. (...) TRF-2, AMS 2001.02.01.030421-6, 2ª Turma Especializada, Desembargador André Fontes, DJU 10.05.2007.

EMENTA

(...) I - Ao prever em seu artigo 230 a possibilidade da revalidação de patente estrangeira no Brasil (pipeline), a Lei n.º 9.279-96 atentou contra o princípio insculpido no inciso XXXVI do artigo 5.º da Constituição, já que uma série de inventos que, sob a égide da legislação revogada, encontravam-se em domínio público passaram a ser objeto de proteção intelectual, fato que representa violação ao direito adquirido dos nacionais anteriormente consolidado.2a. Turma Especializada do TRF da 2a. região. APELACAO CIVEL 2005.51.01.500712-8, 28 de março de 2007 (29)

Em cada uma dessas instâncias, os tribunais têm se inclinado pela interpretação mais restrita possível compatível com a vontade congressual manifestada no pipeline

Do não exercício da designação no PCT

Nos casos em estudo, os titulares dos pedidos internacionais perderam o prazo para a entrada na fase nacional brasileira. Examinemos, neste passo, quais as conseqüências da perda de um prazo como esse, como já tem sido por nós estudado em trabalhos publicados desde há vinte anos (30). Nossas reflexões, assim, não são tópicas a este caso, mas refletem entedimento solidificado, e nunca contradito, em logos anos.

Das peculiaridades do PCT

O PCT (Patent Cooperation Treaty), ato internacional subsidiário à Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, está em vigor entre nós pelo Dec. 81742 de 1978 (31), cuja pertinência ao sistema brasileiro foi inclusive consagrado na Carta de 1988 (32).

Propósitos do PCT

Por tal tratado criou-se a possibilidade de se fazer um só pedido internacional de patente, ao invés de múltiplos depósitos nacionais.

Efeito do Capítulo I

O Patent Cooperation Treaty também prevê, em seguida ao depósito, a busca internacional, que vai pesquisar o estado da técnica mundial em relação ao pedido (33) e a Publicação Internacional, a qual faz entrar o invento no estado da técnica (34). Estes dois procedimentos integram o Capítulo I do tratado.

A busca é comunicada ao depositante, que pode manifestar-se e emendar o pedido de acordo com o que resultar da pesquisa (PCT art. 19), assim apurando a qualidade de sua pretensão na fase internacional do pedido. O resultado da busca e as eventuais modificações do pedido são comunicados às repartições nacionais dos países designados (35).

Efeito do Capítulo II

Por último, o Capítulo II do Tratado prevê - como uma faculdade do depositante no PCT -, que se faça um Exame Preliminar Internacional. Quanto aos países para os quais o depositante pede que seja comunicado não só a pesquisa como o Exame Prévio, a nomenclatura do tratado os denomina já não mais designados, mas "países eleitos" (36).

Interpenetração PCT - Lei Interna

No caso do PCT, as esferas de normatividade, interna e externa, não são excludentes. Ao contrário, o regime da Lei 9.279/96 e o do PCT se interpenetram; o depositante que faz uso do PCT vai, a partir de certo ponto do processamento, cair sob a égide do CPI.

Isto ocorre porque o PCT regula basicamente o processo de concessão de patentes, e, assim mesmo, só determinados estágios deste. O Tratado não dispõe sobre as condições objetivas de patenteabilidade, por exemplo, nem cobre as fases de concessão, recurso, outorga, etc.

O que o PCT faz é unificar o depósito e a publicação, para evitar a repetição de tais etapas em cada país membro, e criar uma busca internacional e um exame preliminar igualmente internacional, ambos sem vincular a decisão das autoridades nacionais.

Uma vez feito o depósito, a publicação, a busca e, em certos casos, o exame preliminar, os efeitos do Tratado cessam (salvo em certos pontos específicos que, quando interessarem ao raciocínio, serão mencionados adiante). Além deste ponto, funciona exclusivamente a legislação nacional.

Conscientes que esta imbricação seria difícil, pois importaria em conjugar um Tratado uniforme com dezenas de legislações díspares, os elaboradores do PCT estabeleceram um mecanismo complexo de articulação entre as duas esferas.

Em muitos pontos, o Tratado impõe como esta articulação se fará; em outros, prescreve limites para a ação da lei nacional de integração; em outros pontos ainda, dá à administração nacional do sistema de propriedade poder normativo suplementar para regular aspectos subsidiários da questão.

O caráter de tais normas se distingue pela identificação dos seus destinatários. Quando a norma é impositiva, ou quando faculta aos países membros ação legislativa dentro de certos parâmetros, o endereço é Estado, ele mesmo. Quando a faculdade normativa subsidiária é conferida às administrações nacionais, estas são os destinatários do comando do PCT.

Assim se o Tratado diz "O Estado designado poderá...", é o poder legislativo deste Estado que foi incumbido de legislar; se diz "a administração nacional poderá"..., a esta se remete para conferir o poder normativo inferior (37).

Outras tantas vezes, e prevendo a dificuldade de alterar a legislação nacional em todos os países, o PCT prescreve uma norma, para depois facultar a disposição da lei nacional em sentido diverso, sempre dentro de certos limites.

Assim, para entender a aplicação do PCT em cada caso, é preciso lembrar:

1. que suas normas só alcançam a fase inicial do procedimento do pedido de patentes;

2. que suas normas só são aplicáveis quando o texto internacional pertinente não indicar a aplicação da lei nacional, ou quando esta não existir.

3. a lei brasileira é aplicável na proporção que a lei nacional (quando o próprio PCT assim indique) ou a norma administrativa do INPI (outra vez, quando o próprio PCT assim indique) não dispuser em contrário.

Os atos internacionais do tipo do PCT estabelecem uma relação de caráter complexo, simultaneamente contratual e normativo. Entre os Estados participantes, existe sinalagma, vínculo obrigacional residindo na esfera do Direito Internacional Público; para com os submetidos ao império do sistema legal brasileiro, existe norma legal. Esta dupla natureza não pode ser perdida de vista.

Assim é que o PCT cria direitos e obrigações para com nacionais e domiciliados nos países membros do Tratado, inclusive para os brasileiros. Para com os estrangeiros domiciliados no exterior, beneficiário do Tratado, cria-se um regime de exceção quando às normas internas, que se aplicam geralmente.

Desta forma, ao estrangeiro não domiciliado num país membro do PCT e da União de Paris (ou de outros Tratados), aplica-se integralmente o preceituado no CPI, sem alterações nem mitigações; para os beneficiários dos Tratados, aplica-se o regime destes.

Note-se que também para os brasileiros abre-se a hipótese de se valer do Tratado ou da via do CPI. Exercendo-se a opção, configura-se o regime jurídico próprio (38).

Ora, o Tratado é assim uma norma especial, que, a teor da LICC não altera nem é alterada pela norma geral, a do CPI. Em outras palavras, nem o PCT revogou o CPI de 1971, nem a superveniência da Lei 9.279/96 impede o pleno exercício normativo do PCT. Convivem ambos em suas respectivas esferas de normatividade.

A Adaptação do PCT ao CPI

No caso brasileiro, não se introduziram qualquer modificação na legislação interna para adaptá-la ao PCT. Os dois regimes se acoplaram utilizando-se os mecanismos do próprio Tratado. Para fixar, por via de simples interpretação administrativa, o procedimento de imbricação entre PCT e CPI, o INPI baixou o Ato Normativo nº 44, posteriormente substituído pelo AN 128.

Tal ato, que tem por destinatário a própria Administração, visou prescrever do funcionário do INPI normas de conduta que tivessem a propriedade da coerência e previsibilidade, desta forma assegurando a equidade no tratamento do público.

Em nenhum momento, o Ato teve por intenção criar norma que vinculasse terceiros - a não ser quando este poder lhe fosse explicitamente delegado pelo Tratado. Não tivesse o INPI emitido norma de interpretação, para uso de seus próprios funcionários, seria impossível aplicar o ato internacional, seguramente dos mais complexos instrumentos legais promulgados no Brasil.

A interpretação incorporada no Ato Normativo nº 128 partiu dos seguintes princípios:

a) O PCT está em vigor no Brasil a partir do Dec. 81742/78, e deve ser aplicado como norma interna;

b) O Estado brasileiro não exerceu quaisquer dos poderes legislativos que o PCT assegura aos países membros dentro dos limites do Tratado; assim, sempre que o instrumento internacional dispuser de uma certa forma, mas conferindo aos Estados o poder de legislar diferentemente dentro de certos limites, aplica-se o disposto no Tratado;

c) Sempre que não exista norma de compatibilização no PCT, aplicar-se-á as regras gerais do CPI. Por exemplo, quando a interpenetração exigir o cumprimento de uma etapa no procedimento dentro do INPI que não estava prevista no CPI, o prazo para a satisfação desta etapa é o da lei interna;

d) Quando a norma do PCT conflitar com a do CPI, no campo específico da aplicação do Tratado, este prevalece, pelo princípio da especialidade;

e) A não ser quando o Tratado disponha em contrário, a partir da entrada na fase nacional vige o CPI sem alterações.

No tocante ao princípio interpretativo mencionado na letra b) do parágrafo anterior, raciocina-se que, ao dispor sobre uma questão, abrindo espaço, porém, para que a legislação nacional optasse por outra solução dentro de limites determinados, o Tratado revogou ou excepcionou a lei que o precedia, impondo-se, pois, preceito que estabeleceu. Na inexistência da lei de compatibilização, não foi exercida a opção prevista pelo PCT.

O PCT atua no estágio funcional e informacional do pedido, não na esfera jurídica

O exame e concessão de patentes, em todos os países do mundo, presumem a consideração de dois fatores:

1. a informação tecnológica, pressuposto e fundamento da patente, e

2. uma decisão de cunho estritamente jurídico, que

a. declara a existência dos pressupostos de concessão, essencialmente a existência de informação tecnológica, e sua divulgação de forma adequada,

b. e constitui a exclusividade legal, em que se constitui a patente.

Isso se dá em cada sistema jurídico singular, nacional ou regional. O demandante pela patente, que pretende suscitar seu direito em múltiplas jurisdições, terá que repetir ao infinito a satisfação dos dois requisitos - a submissão das informações tecnológicas que dão base à patente, com vistas à sua publicação, e a persecução do procedimento declaratório e constitutivo.

Os custos dessa multiplicação, os ônus administrativos e a simultaneidade dos procedimentos representam uma séria barreira à obtenção de patentes em vários países ao mesmo tempo.

Uma forma de obviar esses ônus e dificuldades seria unificar, num procedimento único internacional, a fase informacional da demanda de patentes, num só pedido, numa só busca de anterioridades, ou ainda numa publicação única, ou ainda, com um só exame preliminar do conteúdo da informação para se verificar os pressupostos de novidade, atividade inventiva e utilidade industrial.

A obtenção e fixação desses dados de fato, e a unificação dos procedimentos de caráter informacional, em nada afetaria a fase jurídica de declarar a existência dos pressupostos (fáticos e legais) e de constituir o direito.

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, tal como aprovado pelo Congresso Nacional e promulgado pelo Dec. nº 81.742, de 31 de maio de 1978, constituiu exatamente um sistema de interpenetração normativa entre uma fase internacional e uma fase nacional de pedidos de patentes; uma vez ingressados na fase nacional, aplica-se integralmente a legislação brasileira substantiva e adjetiva. A fase internacional se destina a facilitar o procedimento do pedido, a prover informações, e, eventualmente, a unificar o conhecimento público da tecnologia para a qual se pede a patente.

A cooperação internacional visa, assim, a uniformizar procedimentos, a racionalizar a administração e diminuir custos, sem prefigurar, de nenhuma forma, a constituição de direitos de exclusiva, sujeitos à lei brasileira. A natureza dos procedimentos ao abrigo do PCT é, essencialmente, de cunho informacional e funcional, e apenas no que se assegura o devido processo legal ao pretendente do título, mantém um teor também jurídico.

O não exercício da faculdade de designação

Transcrito assim tudo que já dissemos de pertinente quanto à matéria, alonguemos-nos um pouco quanto à questão da entrada na fase nacional dos pedidos PCT.

O procedimento integrado resultante do PCT

Por efeito do Tratado, determinadas fases do procedimento brasileiro são substituíveis pela fase internacional; enquanto se processa o depósito internacional, e a publicação internacional, suspende-se o procedimento previsto na Lei 9.279/96 (39).

Repita-se: as fases de caráter informacional do procedimento administrativo brasileiro são substituídos pelo procedimento do Tratado. Como veremos, não ocorre um outro procedimento, mas um procedimento integrado, no qual o Tratado funciona como parte do sistema legal interno.

Assim, acontecendo o depósito internacional e a publicação internacional, uma vez que o depositante convole a fase nacional, superam-se as fases correspondentes previstas na Lei 9.279/96 (40). A suspensão se transforma em substituição, e o depósito internacional se transforma em nacional, assim como ocorre similarmente com a publicação.

Uma vez que o pedido entrou na fase nacional, segue-se daí em diante o procedimento interno, cabendo, como fase imediatamente posterior, o pedido de exame (ou o arquivamento do pedido).

O efeito da designação do Brasil

Se o depositante de um pedido internacional sob o PCT aponta um país como destinatário de conversão de fase nacional, ocorrem assim efeitos procedimentais em cada um dos países designados.

O procedimento interno já se iniciou com o depósito internacional (41). Essa afirmação merece séria reflexão.

Ocorre que o procedimento via CPI não desaparece. Acha-se suspenso, à espera do caminho paralelo que o PCT representa, mas pode ser retomado a qualquer tempo, como o diz o art. 23 do Tratado.

A questão é tão crucial, que repetimos aqui o que já se citou em pé de página:

Artigo 23 do PCT : Suspensão do processo nacional

1) Nenhuma Repartição designada poderá processar ou examinar o pedido internacional antes da expiração do prazo aplicável de acordo com o artigo 22.

2) Não obstante as disposições do parágrafo 1), qualquer Repartição designada poderá, a pedido expresso do depositante, tratar ou examinar a qualquer época o pedido internacional

A todo tempo, tal fase - sempre facultativa para o depositante - vige no nosso sistema jurídico apenas e exclusivamente como norma de origem internacional, vigente como jus specialis, apenas aplicável aos demandantes de patentes não residentes no País como exceção ao regime geral das Leis 5.772/71 e 9.279/96 (42).

À luz da alternatividade do art. 23 do PCT, o depositante pode satisfazer o direito procedimental administrativo:

1) ou seguindo o procedimento internacional

2) ou, a qualquer tempo, deixá-lo e seguir o nacional.

Satisfaz-se de qualquer forma o requisito da lei brasileira por qualquer via dessas duas, em facultas solutionis (43).

Mas o que ocorre no instante que, segundo o PCT, o depositante deva passar a proceder na fase nacional, e não o faz?

Segundo o art. 24 do PCT, o procedimento internacional perde os efeitos (44) se o depositante deixar de praticar os atos que lhe são exigidos. A perda de efeitos terá as mesmas conseqüências de uma retirada de um pedido nacional no Brasil.

Quais são esses atos que importam em perda de efeitos?

I) O primeiro é a retirada do pedido internacional ou então da designação

II) O segundo é o não recebimento pela Repartição Internacional da documentação do pedido (45).

III) O terceiro é a existência de irregularidades na documentação ou não pagamento de taxas junto à Repartição Internacional (46).

IV) O último, que mais nos importa, é a não entrada na fase nacional (47).

Fiquemos neste último caso. Até o fim do prazo designado pela norma internacional (que era, à época, vinte meses contados da prioridade americana) o depositante teria que:

1. remeter uma cópia do pedido internacional, com sua respectiva tradução;

2. pagar a respectiva retribuição.

As conseqüências de uma retirada de um pedido nacional no Brasil

Vejamos como a norma brasileira - no caso, o Ato Normativo 128 - trata essas providências:

9. Sendo o Brasil designado, apresentar, em até 20 (vinte) meses a contar da data da prioridade, texto em língua vernácula do pedido conforme depósito internacional inicial (relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenho, se houver) e, se houver, das emendas e da declaração previstas no art. 19 do PCT, acompanhado de documento que identifique os dados essenciais do pedido internacional, com nomeação dos inventores, além do comprovante do pagamento da retribuição devida. (...)

9.2 Deixando o depositante de apresentar em língua vernácula pelo menos um quadro reivindicatório (art. 19 do PCT) ou o relatório descritivo, o pedido será considerado retirado em relação ao Brasil e arquivado (48).

Assim, essa norma reflete exatamente o texto internacional no tocante às exigências. Como veremos, segue igualmente o direito interno no tocante aos efeitos do não atendimento às exigências.

Com efeito, a legislação interna refere-se à retirada ou abandono de um pedido nacional em condições que, sempre, levam à perda da pretensão substantiva do depositante (49). Embora se ressalvem direitos de terceiros que, antes da retirada, houvessem pretendido proteção para o mesmo objeto, o pedido será sempre lançado no estado da técnica, importando não só em perda daquela instância administrativa, mas especialmente em perda de objeto (50).

No caso do pedido internacional, a publicação internacional já terá ocorrido ao momento em que se expira o prazo de entrada na fase nacional. De igual maneira, a interrupção da instância administrativa elimina definitivamente a pretensão substantiva do depositante (51).

Note-se, além disso, que ao momento em que o depositante internacional deixa de exercer a entrada na fase nacional, já há um procedimento nacional correspondente: o fato de, à luz do art. 23 do PCT, a qualquer tempo, o depositante poder desdenhar o procedimento internacional para seguir o nacional indica que o procedimento nacional existe, e só seu exercício remanesce em facultas solutionis.

Assim, ao não exercer a entrada na fase nacional, já se esgotou o direito de exercer a pretensão adjetiva de ver examinada seu pedido de patente.

O que ocorre nos demais países

Jurisprudência americana e da EPO indica claramente que a falta de exercício da entrada na fase nacional não é neutra, mas, pelo contrário, produz efeitos no direito interno.

Esse efeito é chamado de retirada (withdrawal) ou abandono (abandonment), conforme o sistema local; como se verá, a jurisprudência dos principais sistemas jurídicos aponta para que, seja um caso ou outro, se entende haver efetiva ação de renúncia à pretensão patentária.

No âmbito da EPO, se tem o minucioso parecer jurídico de 1980 determina que a retirada de um pedido de patente - feita após a publicação - tem o efeito de liberar o uso do objeto da patente aos competidores, vale dizer, de efetiva entrega ao domínio público (52).

Decisão do Corpo Especial de Recursos da EPO torna claro que o não exercício da entrada na fase nacional do PCT tem precisamente tais efeitos (53).

Nos Estados Unidos, o efeito da não entrada na fase nacional é de abandono, ou seja, perda da pretensão patentária e queda no domínio público (54). Decisão recente reitera esse efeito.

Assim, absolutamente precisa a observação de Stephen Ladas, o mais celebrado dos doutrinadores do Direito Internacional da Propriedade Intelectual, nos seus vastos três volumes de 1975, segundo a qual a não entrada na fase nacional do PCT significa uma manifestação ativa de abandono, com resultante renúncia à pretensão patentária (55).

Parece assim razoável afirmar que a solução do direito pátrio não só é hígida, mas compatível com as soluções do direito comparado e com o próprio PCT.

Mais ainda, em face da importância das decisões da EPO para o titular multinacional, as conseqüências de um abandono de designação em face do direito local, no caso, o brasileiro, impeliririam o bonus paterfamilias a toda prudência em face do perigo de perda de direitos (56).

Resultado do abandono

Do abandono durante a vigência da Lei 5.772/71 resulta a impossibilidade de aproveitamento do idêntico pedido para se obter patente de reválida. É o que se depreende, por exemplo, de acórdão unânime da 2ª. Turma Especializada do TRF da 2ª. Região:

E M E N T A

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE PATENTE DEPOSITADO DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI Nº 5.772-71 EM ARREPIO AO ART. 9º B, C. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.279-96 E DO ACORDO SOBRE ASPECTOS DA PROPRIEDADE INTELECTUAL RELACIONADOS AO COMÉRCIO (ADPIC).

I- O Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio constitui normativa internacional que tem como destinatário o Estado-Membro, dependendo de lei nacional para viabilizar sua execução, não podendo ser suscitado pelas partes como fundamento de sua pretensão.

II- Pedido de patente protocolizado sob a égide da Lei nº 5.772-71 (Código da Propriedade Industrial), para produtos à época não protegidos, somente encontra agasalho pela Lei nº 9.279-96, se não enquadrado nas exceções do artigo 230, em especial no que referente aos pedidos de revalidação de patentes ("pipeline").

III- Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL 341756 2001.51.01.538718-7, 17 de novembro de 2004

Neste ponto específico, assim, não podemos deixar de discordar de alguns (57) dos pareceres que nos precederam no estudo desta matéria (58). A análise que se impõe do nosso sistema legal e o magistério da jurisprudência estrangeira nos dão a segurança de afirmar que o não exercício da faculdade de entrar na fase nacional do PCT importa em abandono do pedido.

As conseqüências especiais do abandono às vésperas da Lei 9.279/96

O procedimento legislativo que levou à Lei 9.279/96 foi longo, público e de enorme divulgação nacional e internacional (59)

A origem do processo de mudança da lei de propriedade industrial é, indubitavelmente, a pressão exercida pelo Governo dos Estados Unidos, a partir de 1987, com sanções unilaterais impostas sob a Seção 301 do Trade Act. Não obstante aplicadas no Governo Sarney, apenas no mandato seguinte se iniciaram as tratativas oficiais com vistas à elaboração de um projeto de lei.

Consentânea com tal momento histórico, a política do Governo Collor (60) para com o setor tecnológico, embora ressoando as propostas da Nova Política Industrial do Governo anterior, não levada à prática desde sua formulação em 1988, importou na prática em contenção dos meios públicos aplicados no desenvolvimento tecnológico e em redução dos mecanismos de proteção ao mercado interno, em especial no setor de informática. (...)

Neste contexto político, constitucional e internacional, proliferaram os projetos de reforma da legislação. (...) à Comissão Interministerial instituída pela Portaria Interministerial no. 346 de julho de 1990 a tarefa de elaborar o projeto de lei. Em suas várias subcomissões, o grupo reuniu representantes do Ministério da Justiça, da Economia, das Relações Exteriores, da Saúde e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, além dos técnicos do INPI e de consultores externos - inclusive, por certo tempo, o autor.

O propósito do trabalho, assim como seu resultado, estava aliás prefigurado no texto da Portaria Interministerial e nas Diretrizes de Política Industrial e de Comércio Exterior expedidas na mesma ocasião. A revisão tinha por finalidade dar patente às invenções químicas, farmacêuticas e alimentares; e tal, obviamente, é o que resulta do Projeto. Coube à Comissão instituída pela Portaria Interministerial no. 346 de julho de 1990 a tarefa de elaborar a Lei 9.729/96, em seu primeiro projeto. Em suas várias subcomissões, o grupo reuniu representantes do Ministério da Justiça, da Economia, das Relações Exteriores, da Saúde e da Secretaria de Ciência e Tecnologia, além dos técnicos do INPI e de consultores externos - inclusive, por certo tempo, o autor.

Em várias ocasiões, a Comissão ouviu as associações, empresas e entidades governamentais interessadas, inclusive a Associação Brasileira da Propriedade Industrial e a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial. Em suas várias versões, o texto levava em conta, ainda que não incorporasse, as várias correntes de opinião existentes sobre os temas regulados; vale dizer, não era uma proposta radical nem subjetiva, ainda que tenha as claras motivações acima indicadas.

Além da diretriz política que se impôs à revisão da legislação então em vigor, desde início, as seguintes condicionantes também desempenharam claro papel na elaboração do texto: (...)

- estágio das negociações do GATT no momento da conclusão da redação. (...)

Enviado a 2 de maio de 1991 ao Congresso, em regime de urgência, o Projeto recebeu sérias oposições regimentais, eis que segundo a Carta de 1988, um Código não pode ser votado em ritmo acelerado. Foi formada Comissão Especial na Câmara dos Deputados para examinar a proposta, que seguiu procedimento rápido, mas não de urgência. Numerosos grupos de pressão atuaram junto aos congressistas, tendo-se realizado, além disto, vários congressos e seminários, inclusive no próprio Congresso, para discutir o tema.

Como narram os autores que escreveram a respeito da gestação do pipeline (61), o processo legislativo que conduziu à elaboração de tal instituto foi dos mais notórios e públicos.

Também as discussões de TRIPs, que lhe foram contemporâneas, consignavam desde 1990 como temas importantes de discussão a proteção das áreas químicas, farmacêuticas e alimentares por parte daqueles países que até então lhes negavam patente (62); e tais discussões sempre incluíram a expectativa de medidas interimárias ou mesmo retroativas.

Ora, a indústria farmacêutica acompanhava minuciosamente as discussões relativas à propriedade intelectual no GATT, como este autor, que em tempos assessorou a Delegação Brasileira nas discussões de TRIPs em Genebra, pode constatar. Além do círculo dos estados soberanos, sempre se vislumbrava assentos das associações da indústria farmacêutica e química, sempre atentas aos seus interesses viscerais.

Não será por outra razão que, desde a remessa do Projeto de Lei do Executivo ao Congresso, multiplicaram-se os depósitos de pedido de patentes nas áreas vedadas pela Lei 5.772/71. Por prudência, aquela virtude própria do bonus paterfamilias, ou daquele empresário a quem cumpre velar pelo investimento de seus acionistas, os titulares de patentes exerciam sua expectativa nas áreas em que se esperava a mudança legislativa - em verdade já se tinha por certa. E todos que não esperaram dormindo a nova lei, fizeram exatamente isso.

A conversão em pipeline dos pedidos não abandonados

Para aqueles que assim procederam, o art. 230 efetivamente premiou o denodo e obstinação:

"Art. 230.(...) § 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

Pode-se, talvez, questionar qual o estado de direito se consagrou aqui; com efeito, o que os pretendentes faziam, nas imediações da nova lei, era pretenderem contra legem, em face do jus condendum.

Não será a expectativa de direito como desenvolvida em nossa literatura jurídica, eis que o que se antecipava era uma mudança no direito positivo. Seria, talvez, uma esperança, tornada razoável pela consciência histórica e pelo profissionalismo empresarial.

Para os que não tinham feito pedido de patente, o art. 230 igualmente permitiu requerer o benefício da reválida, nas estritas condições da lei.

Mas nada previu a lei para a hipótese daqueles que, tendo iniciado o procedimento de pedir patente, deixaram-no perecer voluntariamente. Para aqueles que, deliberadamente, abandonaram o pedido.

O efeito do mail box

Cabe notar aqui que uma oportunidade a mais foi assegurada aos pretendentes estrangeiros de patentes no Brasil: o chamado mailbox da Lei No 10.196, de 14 de Fevereiro de 2001 (Conversão da MPv nº 2.105-15, de 2001).

Com efeito, tal norma, como emenda à Lei 9.279/96, assim provê:

Art. 229-A. Consideram-se indeferidos os pedidos de patentes de processo apresentados entre 1o de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9o, alínea "c", da Lei no 5.772, de 21 de dezembro de 1971, não conferia proteção, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos. (Artigo inclúido pela Lei nº 10.196, de 14.2.2001)

Art. 229-B. Os pedidos de patentes de produto apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aos quais o art. 9º, alíneas "b" e "c", da Lei nº 5.772, de 1971, não conferia proteção e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231, serão decididos até 31 de dezembro de 2004, em conformidade com esta Lei." (NR) .

A redação retoricamente negativa do art. 229-B, assim, manda apreciar a patenteabilidade dos pedidos apresentados entre a data de vigência geral de TRIPs e a entrada em vigor da Lei 9.279/96, cumprindo o mailbox (63).

Transitemos, nesse passo, com o texto de Maristela Basso (64) que trata das questões em análise:

O conteúdo desses dispositivos, em especial, e o tratamento para os mesmos no TRIPS podem ser assim sintetizados:(...)

Art. 70.8. Mecanismos de mailbox: os Estados-membros que não possuem sistema de proteção patentária para produtos farmacêuticos e produtos químicos para agricultura, em conformidade com o art. 27 do TRIPS, devem criar um mecanismo pelo qual os pedidos de patentes possam ser recebidos e depositados até a implementação da proteção patentária para tais produtos (65)".

Observemos o texto de TRIPs do mailbox(66):

8 - Quando um Membro, na data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, não conceder proteção patentária a produtos farmacêuticos nem aos produtos químicos para a agricultura em conformidade com as obrigações previstas no ART.27, esse Membro:

a) não obstante as disposições da Parte VI, estabelecerá, a partir da data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC, um meio pelo qual os pedidos de patente para essas invenções possam ser depositados;

b) aplicará a essas solicitações, a partir da data de aplicação deste Acordo, os critérios de patentabilidade estabelecidos neste instrumento como se tais critérios estivessem sendo aplicados nesse Membro na data do depósito dos pedidos, quando uma prioridade possa ser obtida e seja reivindicada, na data de prioridade do pedido; e

c) estabelecerá proteção patentária, em conformidade com este Acordo, a partir da concessão da patente e durante o resto da duração da mesma, a contar da data de apresentação da solicitação em conformidade com o ART.33 deste Acordo, para as solicitações que cumpram os critérios de proteção referidos na alínea "b" acima.

Cabia ao Brasil, assim, estabelecer (com eficácia a partir de 1/1/1995 (67)) um mecanismo para receber depósitos de pedidos de patentes nas áreas de tecnologia anteriormente negadas, para ter efeito no futuro, quando terminasse o período de transição (mailbox), de tal forma a garantir que a novidade seja preservada (68).

O art. 229-A, pretendendo aplicar o teor de 70.8 de TRIPs, exclui da mesma consideração os pedidos de patentes de processo: em tal dispositivo, como também no 70.9 fala-se literalmente em "produtos farmacêuticos" e "produtos químicos para a agricultura

Nota Maristela Basso:

O Brasil já tinha notificado a OMC a respeito da implementação do mailbox, confirmando a preocupação do país com relação ao caráter efetivo e a observância da proteção que seria conferida, pelo direito doméstico, às patentes relacionadas a tais produtos. Assim, o Brasil se valeu do mecanismo do mailbox no interregno entre a incorporação do TRIPS ao direito interno, 01.01.1995, até a entrada em vigor da Lei 9.279/96, quando o legislador nacional passou a contemplar um sistema de proteção patentária incluindo os produtos de que trata os arts. 70.8 e 70.9 do TRIPS (69).

Resumo da situação legal dos pedidos submetidos antes da aplicação do CPI/96

Vejamos, então, qual a situação dos titulares do exterior, interessados em obter patentes no Brasil para as áreas antes vedadas, mas consagradas a partir do CPI/96:

I) Se o pedido de titular tivesse sido depositado no exterior antes da vigência geral de TRIPs, mas não no Brasil, caberia requerer pipeline, se preenchidas as exigências da norma (essencialmente, que o produto não tivesse sido lançado em qualquer mercado)

II) Se o pedido fora depositado no Brasil antes da vigência geral de TRIPs, e não tivesse sido abandonado (ou de outra forma extinto voluntariamente o procedimento administrativo sob a lei brasileira em curso), caberia conversão em pipeline, se preenchidas as exigências da norma.

III) Se o pedido fora depositado no Brasil antes da vigência geral de TRIPs, e tivesse sido abandonado, não caberia conversão em pipeline, mesmo se preenchidas as exigências da norma

IV) Se o pedido contendo reivindicações de produto fora depositado no Brasil entre a data de vigência geral de TRIPs e a data de aplicação do CPI/96, aplica-se o mailbox, sendo apreciado como se tivesse sido depositado após a vigência do CPI/96.

V) Se o pedido contendo reivindicações de processo fora depositado no Brasil entre a data de vigência geral de TRIPs e a data de aplicação do CPI/96, não se aplica o mailbox, sendo rejeitado.

Assim, a situação excepcional de retroação dos efeitos do CPI/96 é estritamente regulada na legislação em vigor. Os pretendentes que persistiram em sua pretensão no período pertinente, não obstante a inexistência de lei que a amparasse, receberam consideração da norma superveniente - seja pelo mecanismo idiossincrático do pipeline (atendido o pressuposto do não lançamento nos mercados), seja o mecanismo canônico do mailbox (se a reivindicação fosse de produto).

O que não se contempla na estrutura legal em vigor é o esgotamento voluntário da pretensão, inclusive pelo não exercício da designação pelo PCT.

A atual aplicabilidade da parêmia non soccurrit jus

Vigilantibus et Non Dormientibus Jura Subveniunt (70) não é apenas uma asserção de bom senso, mas um dos princípios fundamentais do direito empresarial internacional, adotado correntemente em número importante de instrumentos transnationais (71).

O mesmo se dirá do dever de diligência em evitar que os danos a seus interesses sejam mitigados ao máximo. Assim é que Filiali Osman, na sua tese doutoral à Université de Bourgogne (72) nota que

Puisée directement dans la common law et dans le droit américain, ou, de manière plus inderecte, dans certains droits romano-germanique, la duty to mitigate damages ou mitigation est, sans doute ´l´un des usages le moins contestés du commerce international´, écrtit M.LOQUIN.

Certo é que tal máxima presume liberdade e capacidade de ação, manifestando a vontade plena de agir e omitir

Palavras-chave: pipeline

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1 Comentários

04/08/2008 16:58 Responder

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